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Carve-Out und Patente

Ein Carve-out scheitert selten am Kaufpreis. Er scheitert an Details, die erst nach dem Closing auffallen: Die abgespaltene Einheit verkauft ein Produkt, dessen Kernpatent noch auf der Konzernmutter eingetragen ist. Der Verkäufer stellt fest, dass er die übertragene Technologie für seine eigene Produktlinie nicht mehr nutzen darf. Und ein Erfinder ruft die Schiedsstelle an, weil niemand seine Vergütung aus dem Verkaufserlös berechnet hat.

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Als Patentanwalt begleite ich seit fast zwei Jahrzehnten Unternehmen bei der Übertragung, Lizenzierung und Verteidigung von Schutzrechten. Bei Carve-outs ist das Patentportfolio fast immer der Teil, der am spätesten in den Blick gerät und am längsten nachwirkt. In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie Patentfamilien zuordnen, geteilte Technologien über Lizenzen und Rücklizenzen absichern, Umschreibungen in 30 Ländern koordinieren, Einheitspatente richtig behandeln und Arbeitnehmererfindungen sauber überleiten. Am Ende finden Sie eine Checkliste, mit der Sie Ihr eigenes Projekt prüfen können.

Inhaltsverzeichnis

Was ist ein Carve-out und warum entscheiden die Patente über den Erfolg?

Bei einem Carve-out löst ein Unternehmen einen Geschäftsbereich heraus, um ihn zu verkaufen, mit einem Partner fortzuführen oder an die Börse zu bringen. Die herausgelöste Einheit muss danach eigenständig am Markt arbeiten können. Bei technologiegetriebenen Mittelständlern heißt das vor allem: Sie braucht die Patente, die ihre Produkte schützen, und die Freiheit, diese Produkte herzustellen, ohne Rechte des Verkäufers zu verletzen.

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Carve-out, Spin-off, Abspaltung: die Begriffe sauber getrennt

Dr. Rolf Claessen
Dr. Rolf Claessen

Carve-out ist ein wirtschaftlicher Begriff und sagt nichts über den rechtlichen Weg. Ein Spin-off meint meist die Verselbstständigung eines Bereichs, dessen Anteile an die bisherigen Gesellschafter gehen. Die Abspaltung ist dagegen ein Begriff aus dem Umwandlungsgesetz (§ 123 Abs. 2 UmwG), ebenso die Ausgliederung (§ 123 Abs. 3 UmwG). Für das Patentportfolio zählt am Ende nur eine Frage: Wer ist nach dem Vollzug Inhaber welcher Schutzrechte, wer darf welche Technologie nutzen, und steht das auch so in den Registern?

Warum die Patente selten dort liegen, wo der Geschäftsbereich arbeitet

In vielen Unternehmensgruppen meldet seit Jahrzehnten dieselbe Gesellschaft alle Patente an, häufig die Muttergesellschaft oder eine IP-Holding. Der Geschäftsbereich, der die Erfindung gemacht hat und die Produkte verkauft, ist im Register gar nicht zu finden. Hinzu kommen Patentfamilien, die zwei Sparten gleichzeitig schützen, weil ein Antriebskonzept oder ein Beschichtungsverfahren in beiden Produktlinien steckt.

Die interne Kostenrechnung hilft dabei nicht weiter. Dass ein Patent seit Jahren auf die Kostenstelle der Sparte gebucht wird, schafft keine übertragbaren Rechte. Rechtlich zählt der Inhaber, nicht der Nutzer. Diese Lücke zwischen tatsächlicher Nutzung und rechtlicher Zuordnung ist der Kern fast jedes IP-Problems im Carve-out.

Welche Fragen die Geschäftsführung vor dem Signing klären muss

Ich stelle in jedem Carve-out-Mandat zuerst fünf Fragen. Welche Patentfamilien braucht die abgespaltene Einheit, um ihre heutigen und geplanten Produkte frei zu vertreiben? Welche davon braucht der Verkäufer weiterhin für sein verbleibendes Geschäft? Wer soll künftig gegen Nachahmer vorgehen dürfen, und wer trägt die Kosten? Wer zahlt die Jahresgebühren in der Übergangszeit? Und welche Erfinder wechseln mit, welche bleiben?

Wer diese Fragen erst nach dem Signing beantwortet, verhandelt aus einer schwachen Position. Der Kaufvertrag ist dann unterschrieben, und jede Lizenz, die man nachträglich braucht, kostet Geld oder Zugeständnisse.

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Asset Deal, Share Deal oder Abspaltung: Welche Struktur passt zum Patentportfolio?

Die Transaktionsstruktur bestimmt, wie die Patente rechtlich übergehen und welche Formalien in welchem Land anfallen. Welche Struktur gewählt wird, entscheiden meist Steuerberater und M&A-Anwälte. Ich rate dringend dazu, den Patentanwalt in diese Entscheidung einzubeziehen, bevor sie fällt, denn die Folgen für das Portfolio unterscheiden sich erheblich.

Asset Deal: Einzelübertragung und Bestimmtheitsgrundsatz

Beim Asset Deal kauft der Erwerber einzelne Wirtschaftsgüter. Jedes Patent, jede Anmeldung und jedes Prioritätsrecht muss einzeln übertragen werden, und zwar so bestimmt, dass ein Dritter ohne Rückfrage erkennt, was übergeht. In der Praxis ist das eine Anlage zum Kaufvertrag mit Aktenzeichen, Land, Anmeldetag und Inhaber laut Register. Sammelbezeichnungen wie „alle Patente, die dem Geschäftsbereich dienen“ halte ich für gefährlich: Sie führen nach dem Closing fast zwangsläufig zum Streit darüber, was gemeint war.

Ein Punkt wird regelmäßig übersehen. Ansprüche aus Patentverletzungen, die vor der Übertragung begangen wurden, gehen nicht automatisch mit dem Patent über. Wer als Erwerber auch gegen einen Nachahmer vorgehen will, der seit zwei Jahren den Markt bedient, braucht eine ausdrückliche Abtretung dieser Schadensersatz- und Auskunftsansprüche.

Abspaltung und Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz

Bei einer Spaltung nach § 123 UmwG gehen die Vermögensgegenstände mit Eintragung im Handelsregister im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge über (§ 131 UmwG). Das erspart viele Einzelübertragungen und in vielen Fällen auch die Zustimmung von Vertragspartnern. Den Bestimmtheitsgrundsatz ersetzt es nicht: Der Spaltungsvertrag muss die übergehenden Gegenstände genau bezeichnen und aufteilen (§ 126 Abs. 1 Nr. 9 UmwG). Für Patente gilt deshalb dieselbe Anlage mit Aktenzeichen wie beim Asset Deal.

Für ausländische Schutzrechte hat die Gesamtrechtsnachfolge eine Grenze. Viele ausländische Patentämter erkennen eine deutsche Spaltung nicht ohne Weiteres als Übertragungsnachweis an und verlangen eine Übertragungsurkunde für ihr Land. Ich lasse deshalb bei Spaltungen mit internationalem Portfolio regelmäßig zusätzlich bestätigende Einzelübertragungen (Confirmatory Assignments) unterschreiben.

Share Deal nach vorgeschalteter Umstrukturierung

Häufig wird der Geschäftsbereich zunächst auf eine neue Gesellschaft übertragen, deren Anteile der Käufer dann erwirbt. Beim Anteilskauf selbst bleiben die Patente in der Gesellschaft, im Register ändert sich nichts. Die eigentliche Arbeit steckt in der vorgeschalteten Übertragung auf die neue Gesellschaft, und die folgt wieder den Regeln von Asset Deal oder Spaltung.

Beim Share Deal kommt ein zweites Risiko hinzu: Kontrollwechselklauseln. Viele Lizenzverträge, mit denen die Gruppe Technologie von Dritten nutzt, erlauben dem Lizenzgeber bei einem Kontrollwechsel die Kündigung. Diese Verträge müssen Sie vor dem Signing identifizieren.

Mithaftung nach § 133 UmwG und ihre Folgen für Schutzrechte

Nach einer Spaltung haften die beteiligten Rechtsträger für Altverbindlichkeiten gesamtschuldnerisch, in der Regel fünf Jahre lang (§ 133 UmwG). Für das Patentportfolio betrifft das vor allem offene Erfindervergütungen, Lizenzgebühren und Schadensersatz aus Verletzungsverfahren gegen den Geschäftsbereich. Eine Freistellung im Vertrag zwischen Verkäufer und Käufer bindet externe Gläubiger nicht. Sie regelt nur, wer am Ende intern zahlt, und taugt nur so viel wie die Bonität dessen, der freistellt.

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Patentfamilien richtig zuordnen

Die Zuordnung der Patentfamilien ist die wichtigste inhaltliche Entscheidung im Carve-out. Sie legt fest, wer künftig welche Technologie kontrolliert. Fehler an dieser Stelle lassen sich nach dem Closing nur noch über Lizenzverhandlungen reparieren, und die führen Sie dann mit einem Unternehmen, das nicht mehr zur Gruppe gehört.

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Die Zuordnungsmatrix: Nutzung ist nicht gleich Inhaberschaft

Grundlage jeder sauberen Trennung ist eine Zuordnungsmatrix. Sie erfasst jede Patentfamilie mit allen Familienmitgliedern, dem eingetragenen Inhaber, den geschützten Produkten, den Erfindern, bestehenden Lizenzen, laufenden Verfahren und der vorgeschlagenen Zuordnung samt Begründung. Diese Matrix wird zur Anlage des Kaufvertrags, zur Grundlage der Umschreibungsanträge und zur Arbeitsliste für das Fristenmanagement.

Bei einem mittelständischen Maschinenbauer mit 120 Patentfamilien rechne ich für die Matrix mit vier bis acht Wochen, wenn die Daten aus dem Fristenverwaltungssystem sauber exportierbar sind. Sind sie es nicht, dauert es länger. Der häufigste Engpass ist die Produktzuordnung: Welche Ansprüche welches Produkt tatsächlich abdecken, wissen oft nur die Entwickler selbst.

Zuordnungskriterien: Produkt, Technologiefeld, Schutzumfang

Ich arbeite mit einer einfachen Grundregel: Das Patent folgt dem Bereich, der es überwiegend nutzt, und der andere Bereich erhält eine Lizenz. Überwiegend heißt dabei nicht nur Umsatz. Ebenso zählt, wessen künftige Produktentwicklung auf der Technologie aufbaut und wer das Patent gegen Wettbewerber durchsetzen muss. Ein Patent, das die Kernkompetenz der abgespaltenen Einheit schützt, gehört zu ihr, auch wenn der Verkäufer heute mehr Stückzahlen damit macht.

Der Schutzumfang ist das zweite Kriterium. Ein Hauptanspruch, der breit genug ist, um beide Produktlinien zu erfassen, verschafft seinem Inhaber ein Druckmittel gegen die jeweils andere Partei. Wer das Patent abgibt, braucht deshalb eine belastbare Lizenz, bevor er unterschreibt.

Patentfamilien aufteilen: Teilanmeldungen, Continuations und Schnittmengen

Solange eine Anmeldung anhängig ist, lässt sich der Gegenstand oft aufteilen. Beim Europäischen Patentamt geht das über eine Teilanmeldung (Regel 36 EPÜ), beim DPMA über die Teilung nach § 39 PatG, in den USA über Continuation- oder Divisional-Anmeldungen. So erhält jede Partei eine eigene Anmeldung mit Ansprüchen, die auf ihr Geschäft zugeschnitten sind. Das Verbot der Doppelpatentierung, das die Große Beschwerdekammer in G 4/19 bestätigt hat, verlangt dabei unterschiedliche Anspruchssätze. Diese Option verschwindet mit der Erteilung des letzten Familienmitglieds, sie muss also früh im Projekt geprüft werden.

Terminal Disclaimer in den USA: die Falle der Common Ownership

In den USA werden Patente derselben Familie häufig mit einem Terminal Disclaimer erteilt, um eine Zurückweisung wegen Doppelpatentierung zu vermeiden. Ein so erteiltes Patent bleibt nur durchsetzbar, solange es demselben Inhaber gehört wie das Bezugspatent (37 C.F.R. § 1.321(c)(3)). Wer im Carve-out die US-Familienmitglieder auf Verkäufer und Käufer verteilt, macht im schlimmsten Fall beide Patente wertlos. Ich prüfe deshalb in jeder US-Familie vor der Zuordnung, ob Terminal Disclaimer eingereicht wurden.

Mitinhaberschaft als Ausweg? Warum ich fast immer davon abrate

Wenn sich Verkäufer und Käufer nicht einigen, liegt die gemeinsame Inhaberschaft nahe. In Deutschland entsteht dann eine Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741 ff. BGB. Jeder Mitinhaber darf die Erfindung grundsätzlich selbst nutzen, für eine Lizenz an Dritte brauchen Sie aber die Zustimmung des anderen. In den USA ist es umgekehrt: Dort darf jeder Mitinhaber ohne Zustimmung Lizenzen vergeben (35 U.S.C. § 262), für eine Verletzungsklage müssen dagegen alle mitwirken.

In einem Portfolio mit 15 Ländern entstehen so 15 unterschiedliche Regelwerke für dieselbe Technologie. Spätestens wenn eine Partei an einen Wettbewerber der anderen verkauft wird, blockiert man sich gegenseitig. Klare Inhaberschaft plus klare Lizenz ist fast immer die bessere Lösung.

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Wie werden Patente übertragen? Rechtsgrundlagen und Formvorschriften

Patente sind übertragbare Vermögensrechte, die Form der Übertragung richtet sich aber nach dem Recht des jeweiligen Schutzlands. Ein Portfolio mit deutschen, europäischen und US-Patenten unterliegt deshalb mindestens drei verschiedenen Regelwerken. Wer die Unterschiede kennt, spart sich Nachunterschriften und Monate an Verzögerung.

§ 15 PatG: Übertragung, Lizenz und Sukzessionsschutz

Nach § 15 Abs. 1 PatG können das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung und das Recht aus dem Patent beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden. Die Übertragung selbst ist in Deutschland formfrei, sie erfolgt durch Abtretung nach §§ 413, 398 BGB. Trotzdem fixiere ich sie immer schriftlich, denn das DPMA verlangt für die Umschreibung einen Nachweis, und vor Gericht muss der Erwerber seine Inhaberschaft beweisen können.

§ 15 Abs. 2 PatG ist die Grundlage für ausschließliche und einfache Lizenzen, auch beschränkt auf einen Teil des Schutzgebiets. Für Carve-outs besonders wichtig ist § 15 Abs. 3 PatG: Ein Rechtsübergang berührt keine Lizenzen, die Dritten vorher erteilt wurden. Der Erwerber eines Patents muss also bestehende Lizenzen hinnehmen, auch wenn er von ihnen nichts wusste. Eine vollständige Liste aller ausgehenden Lizenzen gehört deshalb zwingend in den Datenraum.

Art. 72 EPÜ: Schriftform für europäische Patentanmeldungen

Für europäische Patentanmeldungen ist das Recht strenger. Art. 72 EPÜ verlangt für die Übertragung die Schriftform und die Unterschrift beider Vertragsparteien. Eine einseitige Übertragungserklärung des Verkäufers reicht dem EPA nicht. Nach der Erteilung zerfällt das europäische Patent in nationale Teile, für die das Recht des jeweiligen Vertragsstaats gilt. Eine Ausnahme gilt während der Einspruchsfrist und eines laufenden Einspruchsverfahrens: Dann trägt weiter das EPA den Übergang ein (Regel 85 EPÜ).

Prioritätsrechte mitübertragen: was G 1/22 für Carve-outs bedeutet

In Carve-outs gibt es fast immer Erfindungen, die erst vor wenigen Monaten erstmals angemeldet wurden. Die Nachanmeldungen im Ausland stehen noch aus, das Prioritätsjahr läuft. Wer hier nur die Erstanmeldung überträgt, das Prioritätsrecht aber vergisst, riskiert, dass der Erwerber die Priorität nicht wirksam in Anspruch nehmen kann.

Die Große Beschwerdekammer des EPA hat in G 1/22 und G 2/22 im Oktober 2023 entschieden, dass eine widerlegbare Vermutung für die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität spricht. Das entschärft das Problem vor dem EPA, beseitigt es aber nicht, und andere Ämter und Gerichte wenden eigene Maßstäbe an. Ich lasse Prioritätsrechte deshalb ausdrücklich und für alle Länder mitübertragen, ebenso das Recht auf das Patent an Erfindungen, die gemeldet, aber noch nicht angemeldet sind.

Know-how und Geschäftsgeheimnisse: was sich nicht registrieren lässt

Viele Technologien leben weniger vom Patent als vom Wissen darum, wie man sie wirtschaftlich herstellt. Dieses Know-how steht in keinem Register. Es geht über Dokumentation, Übergabe von Unterlagen und vor allem über die Mitarbeiter über, die es im Kopf haben. Rechtlich geschützt ist es nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz nur, solange der Inhaber angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen trifft (§ 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG).

Für den Carve-out bedeutet das zweierlei. Die abgespaltene Einheit braucht ab dem ersten Tag eigene Vertraulichkeitsregeln, Zugriffsrechte und Geheimhaltungsvereinbarungen. Und der Verkäufer, der dasselbe Know-how weiter nutzt, muss vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Sonst verliert das Wissen auf beiden Seiten seinen Schutz.

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Geteilte Technologien über Lizenzen und Rücklizenzen absichern

Wo beide Seiten dieselbe Technologie brauchen, entscheidet der Lizenzvertrag über die Handlungsfreiheit der nächsten zehn Jahre. Er wird in vielen Carve-outs als Anhang in letzter Minute verhandelt. Das ist ein Fehler, denn eine schlecht formulierte Lizenz kostet später mehr als jede Kaufpreisanpassung.

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Feldbegrenzte Lizenzen statt unklarer „gemeinsamer Nutzung“

Die Formel, beide Parteien dürften die Technologie „weiterhin gemeinsam nutzen“, verschiebt den Konflikt nur in die Zukunft. Spätestens wenn eine Seite in das Marktsegment der anderen expandiert, beginnt der Streit. Ich arbeite stattdessen mit Anwendungsfeldern (Field of Use), die nach Produktgruppen, Branchen oder Anwendungen präzise abgegrenzt sind. Überschreitet ein Lizenznehmer dieses Feld, verletzt er nach § 15 Abs. 2 Satz 2 PatG das Patent, und der Inhaber kann mit dem vollen patentrechtlichen Instrumentarium vorgehen.

Rücklizenzen und Cross-Licenses zwischen Verkäufer und abgespaltener Einheit

In der Praxis gibt es zwei Grundmodelle. Entweder überträgt der Verkäufer das Patent auf die abgespaltene Einheit und erhält eine Rücklizenz (License-back) für sein verbleibendes Geschäft. Oder er behält das Patent und lizenziert es an die Einheit. Bei vielen geteilten Familien vereinbaren die Parteien eine gegenseitige Lizenz über beide Portfolios (Cross-License).

In jede dieser Lizenzen gehören klare Regeln zu Laufzeit, Unwiderruflichkeit, Gebühren, Unterlizenzen an verbundene Unternehmen und vor allem zur Übertragbarkeit. Wird eine der Parteien in drei Jahren selbst verkauft, muss die Lizenz mit dem Geschäft übergehen können. Ebenso gehört die Insolvenz des Lizenzgebers in den Vertrag. Das deutsche Recht kennt bis heute keine ausdrückliche Regel, die Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers schützt, und der Insolvenzverwalter kann bei nicht vollständig erfüllten Verträgen nach § 103 InsO die Erfüllung ablehnen.

Ausschließliche oder einfache Lizenz: Folgen für die Durchsetzung

Die Art der Lizenz entscheidet, wer gegen Nachahmer klagen darf. Ein einfacher Lizenznehmer hat kein eigenes Verbietungsrecht und muss den Patentinhaber bitten, tätig zu werden. Ein ausschließlicher Lizenznehmer kann dagegen alle Rechte aus dem Patent selbst geltend machen. Der BGH hat zudem entschieden, dass auch der Patentinhaber neben dem ausschließlichen Lizenznehmer eigene Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche behält (BGH, 20.05.2008, X ZR 180/05). Vor dem Einheitlichen Patentgericht darf der ausschließliche Lizenznehmer nach Art. 47 Abs. 2 EPGÜ grundsätzlich selbst klagen, sofern der Lizenzvertrag nichts anderes bestimmt.

Für den Carve-out heißt das: Regeln Sie, wer bei einer Verletzung zuerst handeln darf, wer die Kosten trägt, wem ein Schadensersatz zusteht und wie die andere Partei mitwirken muss. Sonst klagen im Ernstfall zwei Parteien mit unterschiedlichen Interessen aus demselben Patent.

Kartellrecht: was die neue TT-GVO 2026 für Grant-Backs bedeutet

Solange Verkäufer und Einheit zum selben Konzern gehören, fallen Vereinbarungen zwischen ihnen nicht unter das Kartellverbot des Art. 101 AEUV. Mit dem Closing werden sie zu unabhängigen Unternehmen, und ihre Lizenzverträge müssen kartellrechtlich standhalten. Maßstab ist die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen. Die EU-Kommission hat im April 2026 die neue Verordnung (EU) 2026/877 veröffentlicht, sie gilt seit dem 1. Mai 2026 und hat die TT-GVO von 2014 abgelöst. Für Altverträge, die nur der alten Fassung entsprachen, läuft eine Übergangsfrist bis zum 30. April 2027.

Für Rücklizenzen ist eine Regel entscheidend. Verpflichtet ein Lizenzvertrag den Lizenznehmer, dem Lizenzgeber eine ausschließliche Lizenz an seinen eigenen Verbesserungen einzuräumen oder sie ganz zu übertragen, ist diese Klausel nach Art. 5 Abs. 1 lit. a TT-GVO von der Freistellung ausgenommen. Sie ist damit keine Kernbeschränkung, die den ganzen Vertrag infiziert, sie muss aber einzeln geprüft werden und hält dieser Prüfung oft nicht stand. Nicht ausschließliche Rücklizenzen bleiben freigestellt. Die Freistellung greift zudem nur unterhalb der Marktanteilsschwellen von 20 Prozent gemeinsam für Wettbewerber und 30 Prozent je Partei für Nicht-Wettbewerber.

Eine Besonderheit gilt, wenn der Carve-out selbst als Zusammenschluss fusionskontrollpflichtig ist. Lizenzen, die für den Vollzug unmittelbar notwendig sind, behandelt die Kommission dann als Nebenabreden und prüft sie zusammen mit dem Zusammenschluss. Diese Einordnung sollten Sie mit dem Kartellrechtler abstimmen, bevor die Lizenzbedingungen festgezurrt werden.

Weiterentwicklungen und künftige Patente vertraglich regeln

Der heikelste Punkt jeder Rücklizenz sind Verbesserungen nach dem Closing. Beide Seiten entwickeln weiter, und schon nach zwei Jahren ist unklar, wessen Patent welche Version schützt. Ich empfehle, Verbesserungen klar zu definieren, jeder Partei die Inhaberschaft an ihren eigenen Weiterentwicklungen zu lassen und allenfalls eine nicht ausschließliche Lizenz für das jeweilige Anwendungsfeld der anderen Seite zu vereinbaren. Das ist kartellrechtlich sauber und vermeidet, dass eine Partei die Innovation der anderen blockiert.

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Umschreibung im Patentregister: 30 Länder koordinieren

Mit der Unterschrift unter den Kaufvertrag beginnt die eigentliche Arbeit am Portfolio. Jedes Patent muss in jedem Land auf den neuen Inhaber umgeschrieben werden. Bei 40 Familien in 30 Ländern sind das schnell mehrere hundert einzelne Registervorgänge mit unterschiedlichen Formularen, Nachweisen und Fristen.

Muss eine Patentübertragung ins Register eingetragen werden?

Die Antwort hängt vom Land ab. In Deutschland ist der Registereintrag keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Übertragung, er hat aber erhebliche praktische Bedeutung. In Japan, Südkorea und China wird die Übertragung dagegen erst mit der Eintragung wirksam. Wer dort nicht umschreibt, hat das Patent rechtlich nicht erworben. In den USA muss ein Assignment schriftlich sein und sollte binnen drei Monaten beim USPTO eingetragen werden, sonst kann ein späterer gutgläubiger Erwerber Vorrang erlangen (35 U.S.C. § 261).

Deutschland: § 30 PatG und die Legitimationswirkung des Registers

Das DPMA trägt einen Inhaberwechsel ein, wenn er ihm nachgewiesen wird (§ 30 Abs. 3 PatG). Bis zur Eintragung bleibt der bisher eingetragene Inhaber nach dem Patentgesetz berechtigt und verpflichtet. Er erhält die Post des Amts, er ist Beteiligter im Einspruchsverfahren, und im Nichtigkeitsverfahren richtet sich die Klage gegen ihn. Der BGH misst dem Registerstand auch im Verletzungsprozess erhebliches Gewicht für die Frage zu, wer klagebefugt ist (BGH, „Fräsverfahren“, 2013). Ein Erwerber, der zügig gegen einen Verletzer vorgehen will, sollte die Umschreibung in Deutschland deshalb mit Vorrang betreiben.

Europäisches Patentamt: Regel 22 EPÜ im Erteilungsverfahren

Für anhängige europäische Anmeldungen und für Patente in der Einspruchsphase trägt das EPA den Übergang nach Regel 22 EPÜ ein. Der Antrag braucht einen Nachweis, der die Anforderungen von Art. 72 EPÜ erfüllt, also die Unterschriften beider Parteien. Über MyEPO Portfolio lassen sich mehrere Anmeldungen in einem Vorgang umschreiben. Wirksam gegenüber dem EPA wird der Übergang erst mit dem Tag, an dem Antrag, Nachweis und gegebenenfalls Gebühr vollständig vorliegen.

USA, Japan, China: Länder mit Sonderregeln

In den USA verlangt das USPTO ein schriftliches Assignment, das die Patente konkret bezeichnet. Prüfen Sie dabei die gesamte Kette: Haben alle Erfinder ihre Rechte wirksam an den ursprünglichen Anmelder abgetreten? Lücken in dieser Kette fallen oft erst in einem Verletzungsverfahren auf, wenn der Beklagte die Aktivlegitimation bestreitet.

In Japan wird die Übertragung eines Patents nach Art. 98 des japanischen Patentgesetzes erst mit der Eintragung wirksam, eine Ausnahme gilt nur für Erbfälle und andere Fälle der Gesamtrechtsnachfolge. Ähnlich ist es in Südkorea. In China wird die Übertragung ebenfalls erst mit der Registrierung beim CNIPA wirksam. Geht ein Patent von einer chinesischen Gesellschaft auf einen ausländischen Erwerber über, kommt eine Hürde hinzu: Die Übertragung gilt als Technologieexport und muss vorab nach den chinesischen Technologieexportvorschriften registriert oder genehmigt werden. Das kostet Zeit, die Sie im Projektplan einplanen müssen.

Beglaubigung, Legalisation und Apostille

Die formalen Anforderungen an den Übertragungsnachweis reichen von einer einfachen unterschriebenen Erklärung bis zur notariellen Beglaubigung mit Apostille oder konsularischer Legalisation. Mehrere Länder in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Asien verlangen beglaubigte und legalisierte Urkunden, teilweise mit beglaubigter Übersetzung. Seit China im November 2023 dem Haager Apostille-Übereinkommen beigetreten ist, genügt dort für deutsche Urkunden die Apostille.

Ich löse das in der Praxis mit länderspezifischen Kurzurkunden (Short Form Assignments). Sie werden vorab mit den lokalen Vertretern abgestimmt, in einem Termin unterschrieben, gesammelt notariell beglaubigt und mit Apostille versehen. Das vermeidet, dass Geschäftsführer über Monate immer wieder einzelne Dokumente unterschreiben müssen, und es vermeidet die typische Situation, in der der Unterzeichner auf Verkäuferseite nach dem Closing nicht mehr verfügbar ist.

Jahresgebühren und Fristen in der Übergangsphase

Zwischen Signing und abgeschlossener Umschreibung liegt eine gefährliche Zeit. Ämter schicken Bescheide an den alten Inhaber, Fristen laufen, und Jahresgebühren werden fällig. Ein Patent, dessen Jahresgebühr niemand zahlt, erlischt. Die Wiedereinsetzung ist in vielen Ländern nur unter engen Voraussetzungen möglich.

Regeln Sie deshalb vor dem Closing, wer bis wann Fristen überwacht, wer Bescheide beantwortet und wer Gebühren zahlt. Übergeben Sie die Fristendaten vollständig an das neue Fristenverwaltungssystem und gleichen Sie sie mit den Registern ab, bevor die Zuständigkeit endgültig wechselt.

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Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht im Carve-out

Seit Juni 2023 erteilt das EPA auf Antrag Einheitspatente, die in allen teilnehmenden EU-Staaten einheitlich wirken. Für Carve-outs bringt das eine Vereinfachung und eine harte Grenze. Die Vereinfachung: Ein einziger Antrag beim EPA genügt für die Umschreibung in allen teilnehmenden Staaten. Die Grenze: Ein Einheitspatent lässt sich nicht nach Ländern aufteilen.

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Kann man ein Einheitspatent teilweise übertragen?

Nein. Nach Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 kann ein Einheitspatent nur für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten gemeinsam übertragen, beschränkt oder für nichtig erklärt werden. Wollen Verkäufer und Käufer den europäischen Markt nach Ländern aufteilen, etwa Deutschland und Österreich für den Verkäufer und Frankreich und Italien für die Einheit, funktioniert das beim Einheitspatent nur über territorial beschränkte Lizenzen. Die erlaubt die Verordnung ausdrücklich.

Daraus folgt ein Gestaltungshinweis, der in laufenden Carve-outs Geld wert ist. Für ein europäisches Patent kann die einheitliche Wirkung nur binnen eines Monats nach Veröffentlichung des Erteilungshinweises beantragt werden. Steht während eines Carve-outs eine Erteilung an, sollten Sie bewusst entscheiden, ob Sie ein Einheitspatent wollen oder das klassische Bündelpatent, das sich nach Ländern auf verschiedene Inhaber verteilen lässt.

Art. 7 VO 1257/2012: das Einheitspatent als Vermögensgegenstand

Als Gegenstand des Vermögens wird das Einheitspatent nach Art. 7 der Verordnung insgesamt wie ein nationales Patent des Staates behandelt, in dem der Anmelder am Anmeldetag laut Register seinen Wohnsitz oder Sitz hatte. Hatte er keinen Sitz in einem teilnehmenden Staat, gilt hilfsweise der Ort einer Niederlassung, und fehlt auch diese, deutsches Recht. Für einen deutschen Mittelständler als ursprünglichen Anmelder richtet sich die Übertragung also nach deutschem Recht. Sie ist formfrei möglich, für die Umschreibung beim EPA brauchen Sie trotzdem einen schriftlichen Nachweis.

Umschreibung im Register für den einheitlichen Patentschutz

Übertragungen von Einheitspatenten trägt die UPP-Abteilung des EPA auf Antrag in das Register für den einheitlichen Patentschutz ein. Rechtsgrundlage ist Regel 20 Abs. 2 lit. b der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz in Verbindung mit den Regeln 22 bis 24 EPÜ. Betrifft ein Antrag zugleich das Einheitspatent und die nationalen Teile in den übrigen EPÜ-Staaten, fällt nach den Richtlinien des EPA nur eine Verwaltungsgebühr an. Wird der Antrag über MyEPO Portfolio gestellt, entfällt die Gebühr ganz. Die nationalen Teile außerhalb des Einheitspatents, etwa Großbritannien, Spanien oder die Schweiz, müssen Sie dennoch bei den jeweiligen nationalen Ämtern umschreiben.

Opt-out und laufende UPC-Verfahren

Klassische europäische Patente unterliegen in der Übergangszeit der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts, sofern der Inhaber kein Opt-out erklärt hat. Ein Opt-out müssen alle Inhaber gemeinsam beantragen. Werden die nationalen Teile eines europäischen Patents im Carve-out auf Verkäufer und Käufer verteilt, brauchen Sie für jedes spätere Opt-out oder dessen Rücknahme die Mitwirkung beider Seiten. Diese Mitwirkungspflicht gehört in den Vertrag.

Laufen bereits Verfahren vor dem UPC, ob als Kläger, Beklagter oder in einer Nichtigkeitswiderklage, müssen Sie den Rechtsübergang dort aktiv behandeln. Klären Sie im Kaufvertrag, wer das Verfahren fortführt, wer die Prozesskosten trägt und wem ein Ergebnis zugutekommt.

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Arbeitnehmererfindungen beim Carve-out

Fast alle Patente eines Mittelständlers beruhen auf Diensterfindungen von Mitarbeitern. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) knüpft daran Pflichten, die mit dem Verkauf der Patente nicht verschwinden. In der Due Diligence prüfe ich deshalb jede wesentliche Patentfamilie darauf, ob die Erfindung wirksam auf den Arbeitgeber übergegangen ist und wie die Vergütung geregelt wurde.

Was passiert mit Arbeitnehmererfindungen beim Betriebsübergang nach § 613a BGB?

Geht ein Betrieb oder Betriebsteil über, gehen nach § 613a BGB auch die Arbeitsverhältnisse der dort beschäftigten Mitarbeiter auf den Erwerber über. Die Parteien können dabei nicht frei festlegen, welcher Mitarbeiter mitgeht, das bestimmen die tatsächliche Zuordnung zum Betriebsteil und das Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer. Mit dem Arbeitsverhältnis tritt der Erwerber nach herrschender Auffassung auch in die Pflichten aus dem ArbnErfG ein, soweit die Erfindungen mit dem Betrieb übergehen.

Schwierig wird es, wenn Erfinder und Erfindung getrennte Wege gehen. Der Erfinder bleibt beim Verkäufer, sein Patent wandert zur abgespaltenen Einheit, oder umgekehrt. Dann muss der Kaufvertrag klar regeln, wer gegenüber dem Erfinder vergütungspflichtig bleibt, wer die Daten zu Umsätzen und Lizenzerlösen liefert, die für die Berechnung nötig sind, und wer wen von Ansprüchen freistellt.

Offene Erfindungsmeldungen und laufende Viermonatsfristen

Gibt der Arbeitgeber eine ordnungsgemäß gemeldete Diensterfindung nicht innerhalb von vier Monaten frei, gilt sie als in Anspruch genommen (§ 6 Abs. 2 ArbnErfG). In jedem Carve-out laufen solche Fristen über den Closing-Termin hinweg. Legen Sie eine Liste aller offenen Erfindungsmeldungen mit Eingangsdatum an und regeln Sie, wer über Inanspruchnahme oder Freigabe entscheidet und wer anschließend nach § 13 ArbnErfG die Inlandsanmeldung einreicht.

Erfindervergütung: wer zahlt nach dem Closing?

Mit der Inanspruchnahme entsteht ein Anspruch des Erfinders auf angemessene Vergütung. Berechnet wird sie nach den Vergütungsrichtlinien aus Erfindungswert und Anteilsfaktor. Die Ansprüche laufen weiter, solange die Erfindung genutzt wird, auch nach dem Ausscheiden des Erfinders (§ 26 ArbnErfG). Ein Erwerber sollte deshalb die Vergütungsakten mitübernehmen: Festsetzungen nach § 12 ArbnErfG, Vereinbarungen, Zahlungshistorie und laufende Schiedsstellenverfahren.

Verkauf der Patente: Vergütungsansprüche aus dem Kaufpreis

Diesen Punkt übersehen Verkäufer am häufigsten. Der Verkauf einer Erfindung ist selbst eine Verwertung, für die der Erfinder eine Vergütung verlangen kann. Die Vergütungsrichtlinien behandeln den Verkauf in Richtlinie Nr. 16 ausdrücklich. Bemessungsgrundlage ist der Teil des Kaufpreises, der auf das Patent entfällt.

Damit wird die Kaufpreisaufteilung zum Thema für die Patentabteilung. Weist der Kaufvertrag dem Portfolio einen hohen Wert zu, steigen die Vergütungsansprüche. Weist er gar keinen Wert aus, schätzt die Schiedsstelle im Streitfall selbst. Ich rate dazu, die Allokation bewusst und dokumentiert vorzunehmen, mit einer Bewertung, die auch vor der Schiedsstelle beim DPMA standhält.

Altfälle vor dem 1. Oktober 2009: wirksam in Anspruch genommen?

Für Erfindungen, die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden, gilt das alte Recht. Damals musste der Arbeitgeber die Erfindung innerhalb von vier Monaten schriftlich unbeschränkt in Anspruch nehmen, die heutige Fiktion gab es nicht. Fehlt diese Erklärung, wurde die Erfindung frei, und der Erfinder kann innerhalb der Fristen des § 8 PatG die Übertragung des Patents verlangen. Bei Portfolios mit Kerntechnologien aus den Jahren vor 2009 gehört diese Prüfung in jede IP Due Diligence.

Freigabe- und Anbietungspflichten nach §§ 14 und 16 ArbnErfG

Carve-outs sind häufig der Anlass, ein Portfolio zu bereinigen: Länder werden aufgegeben, Familien fallen gelassen. Will der Arbeitgeber eine Anmeldung oder ein Patent aufgeben, muss er es nach § 16 ArbnErfG zuvor dem Erfinder anbieten. Für Länder, in denen er keine Anmeldung einreicht, muss er die Erfindung nach § 14 ArbnErfG rechtzeitig freigeben. Wer diese Pflichten verletzt, schuldet Schadensersatz. Planen Sie die Bereinigung deshalb vor dem Closing und mit dem Arbeitgeber, der zu diesem Zeitpunkt die Pflichten trägt.

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IP Due Diligence beim Carve-out

Die IP Due Diligence beim Carve-out unterscheidet sich von der beim klassischen Unternehmenskauf in einem Punkt: Sie prüft, was die Zielgesellschaft hat, und ebenso, was ihr nach dem Closing fehlen wird. Ein Geschäftsbereich, der seit 20 Jahren unter dem Schirm einer Gruppe arbeitet, profitiert von Lizenzen, Kreuzlizenzen und Schutzrechten, die gar nicht in seinem Datenraum auftauchen.

Chain of Title, Belastungen und Sicherungsrechte der Finanzierung

Zuerst prüfe ich die lückenlose Rechtekette jedes wesentlichen Patents vom Erfinder bis zum heutigen Inhaber. Typische Lücken entstehen durch frühere Umfirmierungen, Verschmelzungen und konzerninterne Übertragungen, die nie im Register nachgezogen wurden. Jede dieser Lücken muss vor dem Closing geschlossen werden, sonst stehen im Register Gesellschaften, die es nicht mehr gibt.

Ebenso wichtig sind Belastungen. Bei Akquisitionsfinanzierungen und Konzernkreditlinien werden Patente häufig verpfändet oder zur Sicherheit übertragen. Ohne Freigabeerklärung der finanzierenden Bank kann der Verkäufer das Patent nicht lastenfrei übertragen. Diese Erklärungen brauchen erfahrungsgemäß Wochen und gehören früh auf die Liste der Closing-Bedingungen.

Laufende Einsprüche, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren

Laufende Verfahren müssen Sie Patent für Patent erfassen: Einsprüche, Beschwerden, Nichtigkeitsklagen, Verletzungsklagen und Abmahnungen, als Angreifer wie als Verteidiger. Wird ein Patent während eines Verletzungsprozesses übertragen, berührt das den Prozess nach § 265 ZPO zunächst nicht, der Erwerber kann ihn nur mit Zustimmung der Gegenseite übernehmen. Wer das Verfahren führt, wer die Kosten trägt und wem Schadensersatz zufließt, muss deshalb im Kaufvertrag stehen.

Standardessentielle Patente und FRAND-Erklärungen

Besitzt der Geschäftsbereich standardessentielle Patente, etwa im Mobilfunk, in der industriellen Kommunikation oder bei Ladetechnik, hat der bisherige Inhaber gegenüber Standardisierungsorganisationen meist eine FRAND-Erklärung abgegeben. Nach der IPR-Policy des ETSI muss der Veräußerer sicherstellen, dass der Erwerber an diese Erklärung gebunden ist (Clause 6.1bis). Der Erwerber übernimmt damit die Pflicht, Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen anzubieten. Das beeinflusst den Wert des Portfolios und gehört in die Bewertung.

Freedom to Operate der abgespaltenen Einheit

Viele Lizenzverträge der Gruppe mit Dritten erstrecken sich auf „verbundene Unternehmen“. Mit dem Closing scheidet die abgespaltene Einheit aus diesem Kreis aus, und die Lizenz endet für sie, oft ohne dass es jemand merkt. Prüfen Sie deshalb jede eingehende Lizenz darauf, ob sie für die Einheit fortgilt, übertragen werden kann oder neu verhandelt werden muss.

Hinzu kommen die Patente, die beim Verkäufer bleiben. Eine Freedom-to-Operate-Analyse zeigt, ob die Produkte der Einheit Patente des Verkäufers benutzen, die nicht übertragen werden. Für jedes solche Patent braucht die Einheit eine Lizenz, sonst sitzt ihr ehemaliger Gesellschafter am längeren Hebel.

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Day One: Übergangsleistungen für das Patentportfolio

Am ersten Tag nach dem Closing muss die abgespaltene Einheit ihr Portfolio selbst verwalten können. In der Realität hat sie dafür oft weder eine Patentabteilung noch ein Fristenverwaltungssystem noch Zugriff auf die Akten. Ein Transitional Services Agreement überbrückt diese Lücke, wenn es konkret genug ist.

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Transitional Services Agreement für Fristenüberwachung und Jahresgebühren

Im Transitional Services Agreement verpflichtet sich der Verkäufer, bestimmte Leistungen für eine Übergangszeit weiter zu erbringen. Für das Patentportfolio sind das typischerweise die Fristenüberwachung, die Zahlung der Jahresgebühren über den bisherigen Dienstleister, die Weiterleitung von Amtspost und die Abstimmung mit den ausländischen Vertretern. Legen Sie Leistungsumfang, Reaktionszeiten, Vergütung, Haftung für versäumte Fristen und einen festen Ausstiegstermin fest.

Aus meiner Erfahrung reichen für das IP-Portfolio sechs bis zwölf Monate. Ein TSA ohne Zieltermin und ohne Verantwortliche auf beiden Seiten führt dagegen in eine Dauerabhängigkeit, in der die Einheit ihre Patente faktisch über den früheren Gesellschafter verwaltet. Vergessen Sie auch die Vollmachten nicht: Die ausländischen Vertreter brauchen neue Vollmachten des neuen Inhabers, bevor sie für ihn handeln dürfen.

Datentrennung: Akten, Erfindungsmeldungen, Docketing-Systeme

Zur Übergabe gehören die vollständigen Patentakten, die Erfindungsmeldungen samt Vergütungsunterlagen, Laborbücher, Recherchen und Freedom-to-Operate-Gutachten. Viele dieser Dokumente liegen in Systemen, die beide Geschäftsbereiche gemeinsam nutzen. Planen Sie den Export aus dem Fristenverwaltungssystem früh und prüfen Sie die übertragenen Daten gegen die Register.

Besondere Vorsicht gilt bei vertraulicher Kommunikation mit Patent- und Rechtsanwälten. Gutachten zur Verletzung fremder Patente oder zur Rechtsbeständigkeit eigener Patente gehören nur der Partei, die sie betreffen. Wer solche Dokumente unkontrolliert übergibt, gibt der anderen Seite Material in die Hand, das in einem späteren Streit gegen den Übergebenden verwendet werden kann.

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Bewertung und Steuern: was Patentanwalt und Steuerberater gemeinsam klären

Die steuerliche Gestaltung eines Carve-outs ist Sache der Steuerberater. Die Grundlage dafür liefert aber die Patentseite: welche Schutzrechte übergehen, wie stark sie sind und welchen Wert sie haben. Wer diese beiden Welten nicht verbindet, bekommt eine Kaufpreisaufteilung, die steuerlich plausibel aussieht und patentrechtlich nicht trägt.

Kaufpreisaufteilung auf das Patentportfolio

Der Wert eines Patentportfolios wird meist nach der Lizenzpreisanalogie (Relief from Royalty) ermittelt: Was müsste der Erwerber zahlen, wenn er die Technologie lizenzieren statt kaufen würde? Das Ergebnis hängt an drei patentrechtlichen Faktoren, die nur der Patentanwalt belastbar einschätzen kann. Das sind die Restlaufzeit, die Rechtsbeständigkeit und die Frage, ob der Schutzumfang die Produkte tatsächlich abdeckt. Dieselbe Allokation bestimmt die Abschreibung beim Erwerber und, wie oben gezeigt, die Vergütungsansprüche der Erfinder.

Funktionsverlagerung bei grenzüberschreitenden Carve-outs

Gehen Patente über die Grenze, etwa auf eine Erwerbergesellschaft in den Niederlanden oder der Schweiz, prüfen die Finanzbehörden, ob eine Funktionsverlagerung nach § 1 Abs. 3b AStG vorliegt. Dann wird das gesamte Gewinnpotenzial bewertet, das mit der Funktion abwandert. Auch konzerninterne Übertragungen vor dem eigentlichen Verkauf, etwa auf eine neue Zwischengesellschaft, lösen diese Prüfung aus. Ich stimme in solchen Fällen die Zuordnungsmatrix früh mit dem Steuerberater ab, damit beide mit denselben Zahlen arbeiten.

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Was kostet die Trennung eines Patentportfolios und wie lange dauert sie?

Die Kosten treibt vor allem eine Zahl: Patentfamilien mal Länder. Jede Umschreibung in einem Land verursacht Kosten des lokalen Vertreters, oft Übersetzungen und je nach Land Beglaubigung und Apostille. Bei einem Portfolio von 40 Familien mit durchschnittlich zehn Ländern kommen schnell 400 Registervorgänge zusammen. Mit gebündelten Kurzurkunden und einem eingespielten Netzwerk an Korrespondenzanwälten lassen sich die Kosten pro Vorgang deutlich drücken.

Hinzu kommen die einmaligen Arbeiten: Zuordnungsmatrix, Due Diligence, Lizenzverträge, Verhandlungen und die Abstimmung mit M&A- und Steuerberatern. Diese Posten lassen sich nach einer ersten Sichtung des Portfolios verlässlich schätzen. Ich lege Mandanten nach dem Erstgespräch und einem Blick auf die Portfolioliste ein Budget vor, das nach Arbeitspaketen gegliedert ist.

Beim Zeitplan rechne ich mit folgenden Größenordnungen: vier bis acht Wochen für Zuordnungsmatrix und Due Diligence, parallel dazu die Verhandlung der Lizenzen. Nach dem Closing dauern die Umschreibungen in Deutschland und beim EPA meist wenige Wochen bis wenige Monate. In Ländern mit Legalisationspflicht, in China bei einem Technologieexport und in einigen lateinamerikanischen Staaten vergehen oft sechs bis zwölf Monate, bis der neue Inhaber im Register steht. Das gesamte Projekt ist in der Regel nach neun bis fünfzehn Monaten abgeschlossen.

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Die häufigsten Fehler bei Carve-outs mit Patenten

Die meisten Probleme, die ich in Carve-outs sehe, entstehen, weil das Patentportfolio zu spät auf die Agenda kommt oder als reine Formalie behandelt wird. Sieben Fehler begegnen mir immer wieder.

Der erste ist die Sammelbezeichnung im Kaufvertrag. „Alle für den Geschäftsbereich genutzten Schutzrechte“ klingt umfassend, ist aber für jedes Patentamt unbrauchbar und lädt zum Streit ein. Der zweite Fehler betrifft vergessene Familienmitglieder: Die deutsche und die europäische Anmeldung stehen in der Anlage, die chinesische Nachanmeldung und das noch laufende Prioritätsrecht fehlen.

Drittens werden US-Familien aufgeteilt, ohne die Terminal Disclaimer zu prüfen, und damit werden Patente unbemerkt undurchsetzbar. Viertens bleiben Umschreibungen in Japan, Korea oder China liegen, wo die Übertragung ohne Eintragung gar nicht wirksam ist. Fünftens enthalten Rücklizenzen ausschließliche Grant-Back-Klauseln, die nach Art. 5 der TT-GVO aus der Freistellung fallen.

Der sechste Fehler kostet oft erst Jahre später Geld: Die Erfindervergütung aus dem Verkaufserlös wird übersehen, und nach dem Ausscheiden des Erfinders landet der Fall vor der Schiedsstelle. Der siebte ist der banalste und zugleich teuerste. In der Übergangszeit zahlt niemand die Jahresgebühren, weil jede Seite glaubt, die andere sei zuständig, und ein Patent erlischt.

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Checkliste: Patente im Carve-out

Die folgende Checkliste ordnet die wichtigsten Schritte nach Projektphasen. Sie ersetzt keine Prüfung im Einzelfall, zeigt Ihnen aber, ob Ihr Projekt die entscheidenden Punkte abdeckt.

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Phase 1: Vorbereitung vor dem Signing

  • Vollständige Portfolioliste aus dem Fristenverwaltungssystem exportieren und mit den Registern abgleichen
  • Eingetragene Inhaber jedes Schutzrechts feststellen und Lücken in der Rechtekette identifizieren
  • Zuordnungsmatrix erstellen: Familie, Länder, Produkte, Erfinder, Lizenzen, Verfahren, Zuordnung mit Begründung
  • Geteilte Technologien markieren und Lizenzbedarf beider Seiten festlegen
  • Anhängige Anmeldungen auf Teilungsmöglichkeiten prüfen
  • US-Familien auf Terminal Disclaimer prüfen
  • Laufende Prioritätsjahre und geplante Nachanmeldungen erfassen
  • Ein- und ausgehende Lizenzverträge auf Kontrollwechsel-, Übertragungs- und Konzernklauseln prüfen
  • Verpfändungen und Sicherungsübertragungen an Banken erfassen und Freigaben anfordern
  • Laufende Einsprüche, Nichtigkeits-, Verletzungs- und UPC-Verfahren auflisten
  • Standardessentielle Patente und FRAND-Erklärungen identifizieren
  • Freedom to Operate der abgespaltenen Einheit gegenüber beim Verkäufer verbleibenden Patenten prüfen

Phase 2: Vertragsgestaltung

  • Übergehende Schutzrechte in einer Anlage mit Aktenzeichen, Land und Inhaber bezeichnen
  • Prioritätsrechte, Rechte an ungemeldeten Erfindungen und Ansprüche aus vergangenen Verletzungen ausdrücklich mitübertragen
  • Rücklizenzen und Cross-Licenses mit Anwendungsfeld, Laufzeit, Übertragbarkeit und Insolvenzregelung verhandeln
  • Grant-Back-Klauseln an Art. 5 der TT-GVO (EU) 2026/877 ausrichten, ausschließliche Rücklizenzen vermeiden
  • Regeln für Verbesserungen und künftige Patente festlegen
  • Durchsetzungsrechte, Kostenverteilung und Mitwirkungspflichten bei Verletzungen regeln
  • Mitwirkungspflichten für Opt-out und UPC-Verfahren vereinbaren
  • Vergütungspflichten nach ArbnErfG zuordnen und Freistellungen vereinbaren
  • Kaufpreisanteil des Patentportfolios dokumentiert festlegen
  • Transitional Services Agreement für IP-Verwaltung mit Ausstiegstermin vereinbaren

Phase 3: Zwischen Signing und Closing

  • Länderspezifische Übertragungsurkunden mit lokalen Vertretern abstimmen
  • Urkunden gesammelt unterschreiben, beglaubigen und mit Apostille oder Legalisation versehen
  • In China vorab die Registrierung des Technologieexports einleiten
  • Offene Erfindungsmeldungen mit laufender Viermonatsfrist erfassen und Zuständigkeit klären
  • Geplante Portfoliobereinigungen mit Anbietungen nach §§ 14 und 16 ArbnErfG vorbereiten
  • Für Erteilungen in diesem Zeitraum bewusst zwischen Einheitspatent und Bündelpatent entscheiden

Phase 4: Nach dem Closing

  • Umschreibungen beim DPMA, EPA, im Register für den einheitlichen Patentschutz und bei allen nationalen Ämtern beantragen
  • Neue Vollmachten für ausländische Vertreter erteilen
  • Fristen- und Gebührendaten in das neue Fristenverwaltungssystem übernehmen und gegen die Register prüfen
  • Akten, Erfindungsmeldungen und Vergütungsunterlagen übergeben, vertrauliche Gutachten gezielt zuordnen
  • Geheimhaltungsmaßnahmen für übergegangenes Know-how in der neuen Einheit umsetzen
  • Abschluss aller Umschreibungen überwachen und TSA fristgerecht beenden

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Häufige Fragen zu Carve-outs und Patenten

Was passiert mit Patenten bei einem Carve-out?

Das hängt von der Struktur ab. Beim Asset Deal und bei einer Spaltung gehen die Patente über, die im Vertrag konkret bezeichnet sind. Beim Share Deal bleiben sie in der verkauften Gesellschaft. In jedem Fall müssen geteilte Technologien über Lizenzen abgesichert und die Register in allen Ländern angepasst werden.

Ist eine Patentübertragung in Deutschland formfrei?

Ja, die Übertragung eines deutschen Patents erfolgt formfrei durch Abtretung nach §§ 413, 398 BGB. Für die Umschreibung beim DPMA und für den Nachweis vor Gericht brauchen Sie trotzdem eine schriftliche Urkunde. Für europäische Patentanmeldungen schreibt Art. 72 EPÜ die Schriftform mit Unterschrift beider Parteien vor.

Wie lange dauert die Umschreibung eines Patentportfolios?

In Deutschland und beim EPA meist wenige Wochen bis wenige Monate. In Ländern mit Legalisationspflicht oder Sonderverfahren wie China dauert es oft sechs bis zwölf Monate. Ein Gesamtprojekt mit 30 Ländern ist in der Regel nach neun bis fünfzehn Monaten abgeschlossen.

Kann ein Einheitspatent nur für einzelne Länder übertragen werden?

Nein. Ein Einheitspatent kann nach Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 nur für alle teilnehmenden Staaten gemeinsam übertragen werden. Eine Aufteilung nach Ländern ist nur über territorial beschränkte Lizenzen möglich.

Wer zahlt die Erfindervergütung nach dem Carve-out?

Grundsätzlich der Arbeitgeber, der die Erfindung verwertet. Gehen Arbeitsverhältnis und Erfindung gemeinsam über, tritt der Erwerber in die Pflichten ein. Gehen sie getrennte Wege, muss der Kaufvertrag die Vergütungspflicht und die Freistellung regeln. Für den Verkauf des Patents selbst schuldet der Verkäufer eine Vergütung aus dem Kaufpreisanteil.

Muss der Erfinder dem Verkauf seines Patents zustimmen?

Nein. Nach der Inanspruchnahme stehen alle Rechte an der Erfindung dem Arbeitgeber zu, er kann das Patent ohne Zustimmung des Erfinders verkaufen. Der Erfinder hat aber Anspruch auf eine angemessene Vergütung aus dem Erlös.

Sind Rücklizenzen kartellrechtlich zulässig?

Nicht ausschließliche Rücklizenzen an Verbesserungen sind nach der TT-GVO (EU) 2026/877 freigestellt, sofern die Marktanteilsschwellen eingehalten sind. Ausschließliche Rücklizenzen oder die Pflicht, Verbesserungen zu übertragen, fallen nach Art. 5 Abs. 1 lit. a aus der Freistellung und müssen einzeln geprüft werden.

Was ist der Unterschied zwischen Asset Deal und Share Deal bei Patenten?

Beim Asset Deal kauft der Erwerber die Patente selbst, jedes muss einzeln übertragen und umgeschrieben werden. Beim Share Deal kauft er Anteile an der Gesellschaft, die die Patente hält, und im Register ändert sich nichts. Dafür prüft er beim Share Deal Kontrollwechselklauseln in Lizenzverträgen besonders genau.

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Wie ich Sie beim Carve-out unterstütze

Ich bin Patentanwalt und Partner bei Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB. Seit fast zwei Jahrzehnten berate ich innovative Mittelständler zu Patenten, Marken und Designs, von der Anmeldung über Lizenz- und Übertragungsverträge bis zur Durchsetzung vor Gericht. Mein Buch „Marken. Recht. Einfach.“ und meine Podcasts „Der Markenpod“ und „IP Fridays“ verfolgen dasselbe Ziel wie dieser Artikel: Schutzrechte so zu erklären, dass Geschäftsführer und Entwicklungsleiter fundierte Entscheidungen treffen können.

In Carve-outs arbeite ich eng mit den M&A-Anwälten, Steuerberatern und der Geschäftsführung zusammen. Ich übernehme die Zuordnungsmatrix, die IP Due Diligence, die Lizenz- und Rücklizenzverträge, die Abstimmung zu Arbeitnehmererfindungen und die Koordination der Umschreibungen in allen Ländern über unser Netzwerk an Korrespondenzanwälten.

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Wenn Sie einen Carve-out planen und Ihr Patentportfolio noch nicht in einer Zuordnungsmatrix erfasst ist, sprechen Sie mich an. Im Erstgespräch gehen wir Ihre Portfolioliste durch, und Sie erhalten eine Einschätzung der kritischen Familien, des Zeitbedarfs und des Budgets.

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